Продажа товарного знака пошаговая инструкция

• Закрывают бизнес. Владелец продаёт все активы компании, а товарный знак — отличный нематериальный актив, за который можно выручить сотни тысяч рублей.
• Перепрофилируют бизнес. Сельхозпредприятие с пшеницей на логотипе решило, что выгоднее выращивать рапс. Товарный знак фактически устарел, и нужен новый — а нынешний можно продать
• Делят бизнес. Собственники расходятся и делят все активы, в том числе — товарные знаки.
• Расширяют бизнес. Продажа франшиз, выход на новый рынок или в новые регионы позволяют выгодно отдать знак в «аренду» партнёрам и дилерам.

1. Договор об отчуждении подходит, если хотите продать товарный знак и в полном объеме передать исключительные права на него другому бизнесу. Например, в результате ребрендинга, смены сферы деятельности, при ликвидации ИП или ООО.
   Основание: ст. 1234 ГК РФ Отчуждение исключительного права.
2. Лицензионный договор сохранит ваше право собственности на знак, но другие компании смогут законно им пользоваться. Через лицензионные договоры селлеры продают на маркетплейсах товары завода-изготовителя под его фирменным логотипом.
   Основание: ст. 1235 ГК РФ Лицензионный договор.
3. Договор коммерческой концессии (франчайзинг) разрешает покупателю франшизы пользоваться знаком, бизнес-моделью, ноу-хау и другими секретами предприятия. Человек, который купит франшизу, получит право использовать в своей предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, предусмотренных в договоре.
   Основание: ст. 1027 ГК РФ Договор коммерческой концессии.

• Проверьте регистрационное свидетельство. Убедитесь, что оно не просрочено. После регистрации обладатель пользуется символом 10 лет, потом право продлевают. Если вы не продлили право на знак, вы теряете права на него.
• Пропишите цену в возмездном договоре. Если в договоре не будет цены, договор будет считаться незаключенным. Безвозмездные сделки между юрлицами по общему правилу запрещены. Между тем следует отметить, что в качестве исключения из этого правила допускается заключение безвозмездного лицензионного договора, но с существенными ограничениями.
• Регистрируйте в Роспатенте любые изменения и дополнения к соглашениям. Подписать договор и ударить по рукам для продажи знака недостаточно – по закону все документы по сделке должны быть зарегистрированы в Роспатенте.

• Знак не зарегистрирован. Продать или передать можно только зарегистрированное обозначение.
• Продажа приведёт потребителей в заблуждение. Например, рыбный магазин не сможет купить знак с названием «Сладости для радости». Если Роспатент решит, что с помощью товарного знака покупателя хотят обмануть, продажа не состоится. Основание: п. 2 ст. 1488 ГК РФ
• У продавца есть несколько сходных товарных знаков. Например, персонажи произведения, зарегистрированные как товарные знаки. Их можно будет продать вместе, подписать лицензионное соглашение, но продавать по отдельности нельзя.
• Зарегистрированный товарный знак принадлежит сразу нескольким правообладателям. Пример — «Сеть ресторанов «Чайхона №1», 52 правообладателя. Даже если все правообладатели согласны продать товарный знак, сделать это не получится — нынешние нормы запрещают продавать такие знаки. Основание — п.2 ст. 1510 ГК РФ, 0.

• данные о покупателе и продавце;
• предмет договора с указанием номера документа;
• условия продажи;
• способы использования знака — классы МКТУ (Международная классификация товаров и услуг);
• стоимость и условия оплаты ТЗ (фиксированные или разовые платежи);
• Безвозмездная продажа между коммерческими организациями не допускается.

• данные о сторонах сделки;
• предмет договора с указанием номера документа;
• сумму и условия выплат лицензионных платежей. Безвозмездное пользование знаком не допускается между юрлицами на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии. Иными словами, заключение безвозмездных лицензионных договоров допустимо на условиях исключительной лицензии, если они ограничены определенной территорией и (или) сроком действия, либо на условиях неисключительной лицензии;
• условия передачи. Если они будут нарушены, договор можно будет расторгнуть;
• способы использования знака: классы МКТУ (Международная классификация товаров и услуг);
• географические границы, в рамках которых действует договор. Если границы в документе не указаны, покупатель может пользоваться символом на всей территории РФ;
• срок действия документа не может быть больше срока действия исключительного права. Если срок не будет прописан, договор считается заключённым на 5 лет, а по истечении срока действия права на знак утратит силу.

• данные о сторонах сделки;
• размер паушального взноса (стоимость франшизы);
• условия роялти (сумма и периодичность выплат франчайзеру;
• условия пользования товарным знаком;
• географические границы, в рамках которых действует договор;
• права и обязанности сторон;
• срок действия договора и основания для его досрочного расторжения.

• Заявление о продаже/передаче нематериального актива;
• Согласие на обработку персональных данных;
• Доверенность (если подписывал представитель);
• Договор с подписью (3 экземпляра);
• Чек или квитанцию об оплате пошлины.

• Укажите доход от продажи знака в бухгалтерском и налоговом учёте.
  Основание: п.7 ПБУ 9/99 «Доходы организации».
• Остаточную стоимость ТЗ и расходы, связанные с его продажей, учитывайте как прочие расходы.
  Основание: п.11 ПБУ 10/99 «Расходы организации».
• Со стоимости реализуемого ТЗ исчисляйте НДС.

• Откройте субсчёт «НМА, переданные в пользование». При передаче ТЗ по лицензионному договору право собственности на него не переходит.
• На него начислят амортизацию ТЗ. Основание: ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
• Признаётся доход от продажи.
• С полученных платежей за пользование ТЗ исчисляется НДС.

• отчуждение исключительного права — продавец полностью передаёт покупателю все права на ТЗ);
• лицензионный договор — обладатель исключительного права на ТЗ даёт другой стороне право использовать ТЗ на определённых условиях;
• франчайзинг — предусматривает не только использование знака, но и передачу пользователю бизнес-модели и технологий продавца.

• Истечение срока действия свидетельства: знак не разрешат продавать, если срок действия свидетельства о его регистрации истёк.
• Наличие нескольких владельцев: такой символ не может быть продан одним из них.
• Вероятность путаницы для потребителя: если правообладатель передаёт один из нескольких похожих знаков, Роспатент откажет в регистрации договора.
• Наличие других товарных знаков: продавец не может продать знак, если у него есть другие зарегистрированные символы, сходные с ним до степени смешения.

• Заявление о регистрации отчуждения права по договору;
• Договор (в трёх экземплярах);
• Свидетельство о регистрации;
• Квитанция об оплате пошлины;
• Доверенность и согласие на обработку персональных данных представителя (при подаче заявления через представителя).

Некоторые российские предприниматели регистрируют товарные знаки впрок и владеют правами на обозначения для продуктов, которые их компании не производит. Возможно, некоторые организации и будут делать это в будущем, но, как правило, такое случается достаточно редко. Зато, подобная рачительность часто приводит к необходимости продать лишний товарный знак.

Почему владельцы продают товарные знаки

Причин может быть много. Иногда правообладатели делают это по собственному желанию, если:

• направление бизнеса, для индивидуализации которого товарный знак регистрировался, перестал представлять интерес для его владельца. Например, так происходит в случае большой конкуренции, отсутствия желаемой прибыли, уменьшения спроса на товары/услуги, маркируемые товарным знаком;
• правообладатель планирует развивать новое направление, но для него имеющийся товарный знак не подходит. Например, компания зарегистрировала в Роспатенте этикетку, где размещен элемент, указывающий на вид продукта или конкретную сферу деятельности: молоко, минеральная вода, крем, стилизованное изображение колбы, фруктов или ягод, мороженого.
• в Роспатент поступила заявка на товарный знак. По мнению экспертизы, он является сходным до степени смешения с товарным знаком правообладателя с более ранним приоритетом. Заявитель обратился к правообладателю за письмом-согласием, однако тот не хочет представлять его бесплатно. В таком случае продажа товарного знака и получение денежного вознаграждения за него — приемлемый вариант;
• товарный знак просто надоел или, по мнению владельца, стал немодным, например из-за используемой цветовой гаммы, шрифта, архаичной композиции.

Иногда товарный знак приходится продать под давлением обстоятельств, когда сложившуюся ситуацию не получается разрешить позитивным для правообладателя образом, несмотря на все его усилия.

• Он длительное время используется по лицензии или договору коммерческой концессии другими компаниями, тогда как сам правообладатель нигде его не применяет. В результате потребители перестают ассоциировать товарный знак с его основным владельцем. 
• Другая ситуация: компания не следит за качеством товаров/услуг, что может привести к потере репутации товарного знака, маркированных им продуктов, а в конечном итоге к потере репутации самого правообладателя. В таких случаях продажа товарного знака позволит избежать репутационных рисков – «сохранить лицо.
• Товарный знак на протяжении более трех лет с даты публикации сведений о его регистрации не используется правообладателем. Подобная ситуация несет риск досрочного прекращения действия товарного знака, если владелец не докажет, что он применяются его лицензиатом, другими третьим лицом (с разрешения правообладателя) либо им самим. Продажа товарного знака позволит, с одной стороны, не допустить прекращения действия товарного знака (полностью или частично), а с другой — получить некоторую компенсацию за отчуждаемое право.
• Правообладатель плохо контролировал качество товаров/услуг, производимых лицензиатами. В результате репутация продуктов испортилась. Соответственно, под угрозой оказался престиж товарного знака и его владельца.
• Правообладатель намерен продать весь свой бизнес. Но с ним неразрывно связан товарный знак, как это часто случается с общеизвестными брендами, например Smirnoff. В подобных ситуациях вместе с компанией необходимо продавать и товарный знак, чтобы не ввести потребителей в заблуждение и не нарушить закон.

Как законодательно регулируется отчуждение права на товарный знак

Вопросы отчуждения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе исключительного права на товарный знак, регулируют несколько норм ГК РФ. Что из них следует?

1. Для договора об отчуждении обязательна письменная форма, несоблюдение которой влечет его недействительность (п. 2 ст. 1234).
2. Отчуждение исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1234, п. 2 ст. 1490). Несоблюдение этого требования приведет к тому, что переход права к другому владельцу признают несостоявшимся (п. 6 ст. 1232).
3. Исключительное право на товарный знак от правообладателя к приобретателю по договору об отчуждении переходит в момент государственной регистрации (п. 4 ст. 1234).
4. Договор об отчуждении исключительного права должен быть возмездным: приобретатель обязуется уплатить правообладателю оговоренное вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Если размер вознаграждения или порядок его определения не указаны, то договор признают незаключенным (п. 3 ст. 1234).
5. Выплата вознаграждения может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (п. 3 ст. 1234).
6. В договоре установлены последствия существенного нарушения приобретателем обязанности по выплате вознаграждения:

• если исключительное право перешло к приобретателю, то прежний владелец товарного знака может потребовать в судебном порядке возместить свои убытки и перевести на себя исключительное право;
• если исключительное право не перешло к приобретателю, то правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не выплатил вознаграждение (п. 5 ст. 1234)

Что стоит учесть при подготовке к продаже товарного знака

• Как быстро нужно продать товарный знак
• Насколько потенциальные покупатели (лицензиаты, пользователи по договору коммерческой концессии, конкуренты) заинтересованы в его приобретении.
• Какова реальная стоимость товарного знака.
• Реальны ли репутационные риски и если да, то насколько.
• Не возникнет ли законодательно установленных препятствий для того, чтобы зарегистрировать отчуждение исключительного права на товарный знак в Роспатенте и, соответственно, продать его.

Что помешает продать товарный знак

Правообладатель должен учесть, что существует ряд ограничений, которые не позволят ему зарегистрировать отчуждение исключительного права на товарный знак, несмотря на верно оформленный договор, правильно оплаченную пошлину, заявление, оформленное в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

Закон указывает на недопустимость отчуждения исключительного права на товарный знак, если это может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488). Что же приведет экспертизу Роспатента к такому мнению?

• У правообладателя есть серия товарных знаков, и продажа одного из них создаст ситуацию, когда у разных правообладателей окажутся сходные до степени смешения товарные знаки (за счет общего сильного элемента).
• Наличие у правообладателя фирменного наименования или коммерческого обозначения, которые полностью или частично входят в отчуждаемый товарный знак.
• У владельца товарного знака есть права на иные объекты интеллектуальной собственности или он является администратором доменного имени, которые входят в отчуждаемый товарный знак или совпадают с ним.
• Сохранение у правообладателя права на товарный знак в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак отчуждается.

Нельзя допустить, чтобы это произошло, поэтому возникает необходимость:

• отчуждения приобретателю другого/других товарных знаков правообладателя, образующих серию;
• изменения фирменного наименования правообладателя, отказа от коммерческого обозначения или его продажи вместе с предприятием правообладателя
• отчуждения у прежнего владельца товарного знака других интеллектуальных прав, его отказа от доменного имени;
• отчуждения права в отношении всех однородных между собой товаров и услуг новому правообладателю.

Очевидно, что если правообладателю необходимо отказаться и от других прав помимо отчуждаемого товарного знака, то стоимость сделки увеличится. При этом, конечно, в предмет договора войдут и права на объекты, связанные с продаваемым товарным знаком. При расчете стоимости должны быть учтены и возможные издержки правообладателя, в частности связанные с изменением фирменного наименования, продажей предприятия с коммерческим обозначением, оплатой пошлин за регистрацию отчуждения прав на большее число объектов интеллектуальной собственности, чем предполагалось изначально.

Резюмируя сказанное выше, можно утверждать, что одного желания продать товарный знак недостаточно, во внимание должны быть приняты многие, перечисленные выше факторы. Зачастую их нужно учитывать в совокупности и при необходимости обращаться к специалистам в этой области.